Η υπόθεση Valentino “Rockstud”
Rockstud_final
Στις 29-10-2019, ο ιταλικός οίκος μόδας Valentino S.p.A. (“Valentino”) υπέβαλε αίτηση κατοχύρωσης, ως σήματος, του σχεδίου υποδήματος “Rockstud” και συγκεκριμένα «του τρισδιάστατου σχήματος ενός παπουτσιού με ένα λουρί αστραγάλου, λουρί σε σχήμα Τ και κολλάρο, τα οποία διακοσμούνται από καρφιά σε σχήμα πυραμίδας».

 

Στις 07-02-2020, το Γραφείο Πατεντών και Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (“το Γραφείο”) εξέδωσε μια μη-οριστική απάντηση, σύμφωνα με την οποία αρνήθηκε την κατοχύρωση του σχεδίου υποδήματος του Valentino, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτελεί λειτουργία σήματος (ήτοι δεν συνιστά ένδειξη της προέλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας), καθότι «αποτελείται από το μη διακριτικό σχέδιο ενός προϊόντος ή τα μη-διακριτικά στοιχεία ενός σχεδίου προϊόντος» και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να κατοχυρωθεί ως σήμα στο Κύριο Μητρώο, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι έχει αποκτήσει διακριτική ικανότητα λόγω χρήσης (υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι απόδειξης της «επίκτητης» διακριτικής ικανότητας: (α) προηγούμενη χρήση του σήματος για πέντε έτη, (β) προηγούμενες κατοχυρώσεις του σήματος σε σχέση με παρόμοια αγαθά και (γ) άλλα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δαπανών διαφήμισης, δηλώσεων που αποδεικνύουν ότι το σήμα αναγνωρίζεται ως ένδειξη πηγής προϊόντος/υπηρεσίας, έρευνες αγοράς, μακρόχρονη χρήση του σήματος, μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και αντιδράσεις του καταναλωτικού κοινού). Επιπροσθέτως, το Γραφείο επεσήμανε ότι το εν λόγω σχέδιο υποδήματος «είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο των προϊόντων του Valentino και, συνεπώς, δεν επιτελεί λειτουργεία σήματος ώστε να συνιστά ένδειξη της προέλευσης των προϊόντων του Valentino και να διακρίνει αυτά, από τα προϊόντα άλλων εταιρειών». Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Γραφείο, δεν μπορεί να κατοχυρωθεί ως σήμα.

 

Αξίζει να επισημανθεί πως, παρότι ο Valentino επικαλέσθηκε επίκτητη διακριτική ικανότητα του σχεδίου Rockstud λόγω της εκτενούς χρήσης αυτού στις εμπορικές συναλλαγές, ήδη από το 2010 οπότε και πρωτοκυκλοφόρησε στην αγορά, το Γραφείο έκρινε ότι «η επίκληση πενταετούς χρήσης δεν αρκεί για να καταδείξει επίκτηση διακριτική ικανότητα, λόγω του ότι το εν λόγω σήμα είναι διακοσμητικό και ιδιαίτερα σύνηθες στα υποδήματα» και, μάλιστα, οι εταιρείες «πολύ συχνά χρησιμοποιούν καρφιά στα λουριά των υποδημάτων, ως διακοσμητικά στοιχεία». Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το Γραφείο, διακοσμητικά και μη-διακριτικά χαρακτηριστικά προϊόντων εκλαμβάνονται από τους καταναλωτές ως τέτοια και όχι ως σήματα, δηλαδή ένδειξη πηγής.

 

Στην ιδιαίτερα αναμενόμενη απάντησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Valentino, Giacomo Leo, υπέβαλε ένα έγγραφο 227 σελίδων, μέσω του οποίου η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σχέδιο υποδήματος Rockstud «αναγνωρίζεται αμέσως από τους καταναλωτές ως σύμβολο της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, της φήμης και του εμπορικού προφίλ του Valentino» και, ως εκ τούτου, πρέπει να κατοχυρωθεί ως σήμα στο Κύριο Μητρώο. Πιο συγκεκριμένα, ο Valentino ισχυρίζεται ότι «η σειρά υποδημάτων Rockstud κυκλοφορεί σε διαφορετικά, αμέσως αναγνωρίσιμα σχέδια, συμπεριλαμβανομένης και της γόβας Rockstud, τα λουριά της οποίας διακοσμούνται από καρφιά, και η οποία έχει συνεχώς και εκτενώς διαφημισθεί, προωθηθεί και πωληθεί από τον Valentino» και ότι το εν λόγω σχέδιο «βρίσκεται σταθερά στα ράφια των καταστημάτων για περισσότερο από μια δεκαετία, υπογραμμίζοντας τη δύναμη που έχει στην αγορά αλλά και την συνεχή κερδοφορία». Ο Valentino υπογραμμίζει ότι εν λόγω το μοντέλο Rockstud έχει αποτελέσει πολύ σημαντική πηγή εσόδων για την εταιρεία, η οποία έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια στην προώθησή του στα μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των αποδεικτικών που υπέβαλε ο Valentino, περιλαμβάνονται και στοιχεία εκτενούς διαφήμισης από τρίτα μέρη και κάλυψης από εκδόσεις, όπως η Vogue, to Harper’s Bazaar και οι New York Times.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, στην επιχειρηματολογία του, ο Valentino επικαλείται την υπόθεση Louboutin (Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc., 696 F.3d 206, 226 (2d Cir. 2012)), στην οποία το αρμόδιο Εφετείο έκρινε ότι ο Louboutin απέδειξε πως το καταναλωτικό κοινό συσχέτιζε την κόκκινη σόλα του παπουτσιού με το brand Louboutin. Πιο συγκεκριμένα, ο Νομικός Σύμβουλος του Valentino επεσήμανε ότι το μοντέλο Rockstud χαίρει της ίδιας επιτυχίας με αυτό του Louboutin και ότι έχει αποκτήσει διακριτική ικανότητα στο γενικό κοινό.

 

Προς επίρρωση της θέσης του, ο Valentino αναφέρθηκε επιπροσθέτως και στην υπόθεση της Bottega Veneta (In Re Bottega Veneta Int’l S.A.R.L., No. 77219184, 2013 WL 5655822 (TTAB 2013)), στην οποία εξετάσθηκε η διακριτική δύναμη ενός τύπου πλέξης (γνωστού και ως “Intrecciato”), που εφαρμόζεται σε διαφορετικά προϊόντα της εταιρείας. H Επιτροπή Εφέσεων εν προκειμένω έκρεινε ότι, λόγω της επιτυχίας και προβολής του συγκεριμένου μοτίβου πλέξης, μπορεί να επιτελέσει λειτουργία σήματος και να διακρίνει τα προϊόντα της Bottega Veneta. Ο Valentino ισχυρίζεται ότι «το μοντέλο Rockstud έχει ακόμη μεγαλύτερη διακριτική δύναμη από την πλέξη της Bottega Veneta, καθότι τα διακριτικά στοιχεία στο υπόδημα Rockstud δεν συνιστούν απλώς ένα μοτίβο, αλλά αποτελούν ένα σήμα που αποτελείται από αρκετά στοιχεία: το σχήμα του δερμάτινου υποδήματος, το σχήμα, ο αριθμός και η θέση των καρφιών, τα οποία στο σύνολό τους δείχνουν την πηγή του προϊόντος».

 

Η υπόθεση Rockstud του Valentino είναι μια ακόμη περίπτωση όπου μια εταιρεία επιχειρεί να κατοχυρώσει ένα «μη συμβατικό», «εξωτικό» σήμα, το οποίο «τεντώνει» τα όρια της προστασίας που παρέχεται στο σήμα και αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του δικαιούχου και των καταναλωτών από τη μια και τη διαφύλαξη του ελεύθερου ανταγωνισμού σε μια δημιουργική αγορά (στην οποία τα διακοσμητικά στοιχεία είναι ουσιώδη) από την άλλη. Η απάντηση του Γραφείου στη δήλωση του Valentino αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

 

Γράφει η Αλεξάνδρα Βαρλά, Founder «Tailored: Law & Business in the Fashion & Luxury Industry»